“水果忍者”商标无效宣告请求裁定书

　　申请人：半块砖工作室有限公司

　　委托代理人：北京金杜知识产权代理有限公司

　　被申请人：深圳微分投资控股有限公司

　　

　　申请人于2019年03月22日对第20302393号“水果忍者”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。

　　申请人的主要理由：一、申请人是著名游戏“Fruit Ninja/水果忍者”的开发商。申请人系列商标已具有极高的知名度和影响力，成为事实上的驰名商标。二、争议商标与申请人在先注册的第10250759号“Fruit Ninja”商标、第10250758号“Fruit Ninja”商标、第9295060号“水果忍者”商标、第9295059号“水果忍者”商标、国际注册第1045456号“太FRUIT NINJ及图”商标（以下称引证商标一至五）为代表的商标构成类似商品或服务上的近似商标。三、争议商标是对申请人驰名商标的抄袭和摹仿，其注册使用易误导公众，损害申请人的利益。四、争议商标是被申请人对申请人在先使用并具有一定影响力的商标的恶意抢注，也是被申请人以不正当手段取得的，违反了诚实信用原则。争议商标具有欺骗性，其极易造成不良的社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定，请求宣告争议商标无效。

　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：

　　1、中国国家图书馆出具的以“水果忍者”为关键词的《检索报告》、以“水果忍者”为关键词在中文报纸数据和期刊全文数据库检索出的文章列表；

　　2、中国国家图书馆出具的以“FRUIT NINJA”为关键词的《检索报告》、以“Fruit Ninja”为关键词在中文报纸数据和期刊全文数据库检索出的文章列表；

　　3、半砖工作室有限公司名下商标列表；

　　4、“Fruit Ninja”和“水果忍者”商标在世界各国的注册情况列表；

　　5、申请人与深圳市创梦天地科技股份有限公司签订的系列许可发行协议、2013年1月到2016年5月期间发行许可协议执行中申请人获得的利润分成账单；

　　6、申请人与上海奥银网络科技有限公司签订的“Fruit Ninja”（水果忍者）VR经营合同；

　　7、申请人与麦当劳合作往来邮件、水果忍者图片；

　　8、苹果itunes显示的Fruit Ninja/水果忍者下载量截图、Fruit Ninja/水果忍者在苹果应用中介绍截图、申请人2014至2016的部分月份的利润数据；

　　9、金山词霸及其他网络词典对“水果忍者”和“Fruit Ninja”的释义及以“水果忍者”和“Fruit Ninja”在百度上检索所得结果；

　　10、深圳微分投资控股有限公司名下商标列表；

　　11、深圳微分投资控股有限公司名下商标在中华商标超市出售部分页面；

　　12、百度百科关于部分被抄袭第三方品牌等介绍等。

　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。

　　经审理查明：争议商标由本案被申请人于2016年6月14日申请注册，经商标异议程序2018年12月14日获准注册，核定使用在第2类“饮料色素；计算机、打印机、文字处理机墨盒；漆；防腐蚀剂；松香；稀料”等商品上，该商标的专用权期限至2027年8月6日。

　　引证商标一由本案申请人于2011年11月30日申请注册，2014年4月14日获准注册，核定使用在第9类“计算机游戏软件；与外界显示屏或监视器连用的娱乐器具；电视游戏卡；计算机周边设备；智能卡（集成电路卡）”等商品上。该商标的专用权期限至2024年4月13日。

　　引证商标二由本案申请人于2011年11月30日申请注册，2014年4月14日获准注册，核定使用在第41类“文娱活动；提供在线电子出版物(非下载的)；在线电子书籍和杂志的出版；数字成像服务；节目制作”等服务上。该商标的专用权期限至2024年4月13日。

　　引证商标三由深圳市美思科技有限公司于2011年4月2日申请注册，经商标异议程序于2013年9月28日获准注册，核定使用在第9类“计算机软件(已录制)；计算机游戏软件；手机游戏软件(已录制)；计算机周边设备；电子出版物(可下载)”等商品上。该商标经转让，现所有人为半块砖工作室有限公司（即本案申请人）。该商标的专用权期限至2022年7月27日。

　　引证商标四由深圳市美思科技有限公司于2011年4月2日申请注册，经商标异议程序2013年12月7日获准注册，核定使用在第41类“娱乐信息；(在计算机网络上)提供交友的游戏(娱乐)；(在计算机网络上)提供娱乐活动；提供在线电子出版物(非下载的)”等商品上。该商标经转让，现所有人为半块砖工作室有限公司（即本案申请人）。该商标的专用权期限至2022年4月13日。

　　引证商标五由Halfbrick Studios Pty Ltd（本案申请人英文名称）在争议商标申请注册日之前在我国进行领土延伸申请，2011年4月12日获准注册，核定使用在第9类“不属别类的用于计算机游戏机的计算机游戏和软件”商品上。该商标的专用权期限至2020年7月12日。

　　以上事实由商标档案在案佐证。

　　本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日现行《商标法》施行的时间，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年的《商标法》。本案的相关程序问题仍适用现行《商标法》。

　　2013年《商标法》第七条基本内容已体现在该《商标法》具体条款中。根据申请人的主张、事实、依据，经合议组合议，本案的焦点问题归纳为：一、争议商标与引证商标一至五是否构成2013年《商标法》第三十条所指的“使用在类似商品或服务上的近似商标”。二、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十三条所指情形。三、争议商标的注册是否构成恶意抢注，从而构成了2013年《商标法》第三十二条之情形。四、争议商标的申请注册是否构成“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的行为，进而违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。

　　关于焦点问题一，我局认为，双方商标是否构成类似商品或服务上的近似商标，主要依据双方商标在音、形、义上的区别，并结合指定使用商品和服务是否相同或类似，考虑双方商标在市场上是否存在引起混淆、误认的可能等因素进行判定。本案中，争议商标核定使用的商品与引证商标一至五核定使用的商品或服务不属于类似商品和服务，争议商标与引证商标一至五共存于市场，不易使相关公众对商品和服务来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标一至五未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品或服务上的近似商标。

　　关于焦点问题二，我局认为，判定争议商标的注册申请是否违反2013年《商标法》第十三条第三款规定的前提条件之一是，争议商标的注册和使用，易误导公众，致使申请人为相关公众所熟知的商标权益可能受到损害。本案中，申请人提交的在案证据不足以证明“水果忍者”在争议商标申请前已为相关公众所熟知，且申请人籍以知名的“计算机游戏软件；计算机周边设备”等商品和“文娱活动；提供在线电子出版物（非下载的）；（在手机网络上）提供在线游戏”等服务与争议商标核定使用的“饮料色素；计算机、打印机、文字处理机墨盒；漆；防腐蚀剂；松香；稀料”等商品在所属行业、功能、用途、销售渠道、服务方式、服务内容等方面差异明显，关联性较弱，根据相关公众的一般识别力标准，争议商标的注册和使用一般不会误导公众，进而对申请人的利益造成损害。因此，申请人请求依据2013年《商标法》第十三条对争议商标无效宣告的理由不能成立。

　　于焦点问题三，我局认为，2013年《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在系争商标的注册申请日之前已经在与系争商标使用的商品相同或与之相类似的商品上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。本案中，申请人未提交其在争议商标申请日前在与“饮料色素；计算机、打印机、文字处理机墨盒；漆；防腐蚀剂；松香”等商品相同或类似的商品上使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响的证据。因此，申请人关于争议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，我局不予支持。

　　关于焦点问题四，我局认为，2013年《商标法》第四十四条第一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境，且该精神贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标注册申请人在申请商标注册时应遵循诚实信用原则和公共的商业道德，不得以扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益等方式牟取不正当利益。争议商标文字“水果忍者”与申请人在先使用并具有一定知名度的“水果忍者”在呼叫、文字构成等方面相同，争议商标的申请注册难谓巧合。此外，被申请人还在多个类别申请注册了“绝代双骄”、“陆小凤”、“七龙珠”、“小蓝单车”、“BLUEGOGO”、“部落冲突”、“星际争霸”等一百八十七件商标，其中多件商标与他人知名品牌或知名文学作品名称、游戏名称、知名角色名称相同或近似，且部分商标在商标审查程序中已被商标局驳回。申请人提交的证据表明被申请人名下商标存在商标售卖行为。被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册行为难谓正当。综上，我局认为，被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要，具有明显复制、抄袭、摹仿他人商标的故意。且此种不以使用为目的的大量申请注册行为更扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册申请已构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。

　　我国2013年《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。申请人并未提交充分证据证明被申请人不具备申请商标的资格，故本案中尚不能认定被申请人申请注册争议商标违反2013年《商标法》第四条之规定。争议商标本身并不具有欺骗性，不会使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项旨在禁止有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的文字或图形等作为商标使用，争议商标本身不属于具有不良影响的文字。

　　另，申请人其它理由缺乏事实或法律依据，我局不予支持。

　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。

　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：

　　争议商标予以无效宣告。

　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。